有點複雜的法律問題急急急~~~~~~送20點

Question

我父親在約17年前和一個朋友合夥設了一家有限公司並讓這個朋友擔任董事,公司原本擁有一專利權登記地有美國,台灣,大陸,加拿大及歐洲14國目前只剩美國登記的專利還有效力.
起因於約民國84年9月時這位董事未經公司及股東的同意私自將美國的專利登記移轉到他父親的名下又因美國移轉的過程以簽名的方式就可以成立不須蓋章因此就這樣他在美國以合法的移轉程序移轉了個專利所有權之後合夥的這家公司在87年12月登記解散但當時我父親和他的朋友為了這個專利權的歸屬問題大家鬧的並不愉快因此當時大家並未有任何的協議說這個專利所有權歸屬何人因此我父親一直認為這一專利權已經隨著公司的解散而消失因此我父親後來有成立了一家公司並開始製造該項專利產品10年來一直未有任何的爭議直到近年來因為我們努力的經營讓這項產品在市場上小有名氣結果原本的這個股東竟然拿著當初被移轉的這個專利權在美國向我們提出專利侵權的告訴,這樣的情況我們當然不能接受所以我們也在94年11月向對方提起背信罪的告訴原本我們手上所掌握的所有證據都對方不利結果地檢署確以超過法律追訴期不於起訴讓我感到驚訝即使我們現在向高檢署再議也因為已經超過10追訴期而加已駁回.
請問各位高手有什麼辦法可以將這個專利權要回不一定要可以對他的犯罪行為定罪只要可以將他的犯罪所得追回

專利的發明人是我的伯父也是該公司的股東之一在發明之初已將該專利移轉給公司,所以專利權是公司所有而私自移轉的股東在該公司的章程裡他是唯一的董事故他可以代表公司但是他並沒有實施擁有可以代表公司的印章因為實施在運作公司的是我的父親所以所有的公司到目前都還在我父親的手上

但是因為在美國他們並沒有在用印章的習慣因此他們在移轉的文件上採第三公證人制度也就是只要有人見證這個移轉的過程然後他願意背書再加上移轉人與受讓人的簽名這樣的話在美國的移轉就算成立了
只是這個第三公證人在台灣通常由專利事務所的人員擔任所以今天這個私自移轉的人只要付錢給專利事務所的人一般他們都會願意作公證的
再來意你們提義說用異意專利的方式這個我們也想過了只是當初發明的是我們自己所以我們也知道在這之前並沒有一個習知的雷同技術可以異議的

多謝 Davis的回答
我想有一部分我沒有說的很清楚有關該項專利當初確實是由我伯父的名義去申請然後再轉讓給大家合夥的公司這一部分的程度都沒有問題
問題出在董事要做出將專利移轉給第三人是未告知所有股東也未經所有股東的同意,且移轉的時間是在公司尚在營運的時間移轉的

多謝Davis和Lex的討論不過你們說的從專利的移轉程序上下手這方面我們已經研究過了真的沒辦法因為發明人(申請人)確實登記在我伯父的名下等到通過了在轉到大家當初登記的公司名下這也沒問題所以這方面確實沒問題的至於說他十年沒追究這點我想要證明他知道但是故意不追究的行為實際上有困難的
但是Davis講的民法197條第2項這個方法或許可行這個我會研究研究的
希望你們還能提供更好的建議唷

Answer 1

1. 這個問題的關鍵, 應該在於將美國專利移轉到某人父親名下的"專利移轉契約"是否有效.

該專利移轉契約的當事人是舊公司與某人父親.
因此, 該專利移轉契約是否有效, 須視雙方當事人意思表示是否成立有效而定(就是有沒有簽名囉)

若某人父親有簽名的話, 而該舊公司的簽名只有該某人之簽名的話, 那麼他的簽名是否足以代表公司, 就要看該舊公司當時的章程而定. 若當時的章程沒有特定其他董事為董事長的話, 原則上該某人之簽名足以代表公司...請參考當時我國公司法第108條:
公司應至少置董事一人執行業務並代表公司，最多置董事三人，應經三分之二以上股東之同意，就有行為能力之股東中選任之。董事有數人時，得以章程特定一人為董事長，對外代表公司。

如果該舊公司的章程有特定其他人(例如開版者的父親)為董事長的話, 趕快把該章程相關條款翻譯成英文, 並將當時我國公司法該條文翻譯成英文, 連同中文版提供給美國法院參考吧! 應該會有用的.

2. 其他的防禦方法, 可能還有:
使這個美國專利無效. 例如申請人當時未將相關專利或技術文件提供給美國專利局參考. 這些相關專利例如是: 當時有主張台灣專利申請案優先權, 而由台灣智財局檢索而得之相關專利.

3. 又, 美國專利權人不需要是真正的發明人, 美國專利申請人才需要是真正的發明人, 可別弄錯囉~

不過, 迴避設計倒是蠻好的建議, 但至少先找專業人士幫你們分析一下該專利的範圍, 以確保能有效迴避. 歡迎Email或電話與我討論囉~

2006-04-13 12:30:44 補充：
以為只有雷同的技術才能異議一個專利, 這是誤解唷!
異議一個專利, 除了有實體技術層面可以探討之外, 還有程序層面可以探討. 程序上如果發現專利申請人在申請過程中, 未盡其應盡的誠實揭露義務, 也會導致專利無效, 這是很多台灣的申請人甚至大公司會疏忽的事情. 其中最常見的, 就是為了省錢而未於申請時提供美國審查委員與申請案相關的技術或其他專利. 這些相關的專利, 包括申請台灣專利時, 被台灣審查委員找到的相關技術或專利.

2006-04-13 12:31:37 補充：
又或者, 您可以找到您伯父, 試著能不能要到他申請當時或之前有參考, 並有記載參考日期, 並做相關筆記, 的相關技術資料. 這些資料當時應該要隨同申請文件一起提供給美國審查委員的. 若當時沒有提出, 則違反誠實揭露義務, 該專利申請案是無效的, 更不要說後續受讓該專利的公司或私人了. 若有這些資料, 您可以提供給美國法院, 佐證該專利申請程序並不充分合法, 使該專利無效. (不過, 這樣其他人也可以製造相同的產品哩, 是一種玉石俱焚的方法)

2006-04-13 12:31:51 補充：
又, 開版者說, 發明人在發明之初已將該專利移轉給公司, 對美國而言, 這也是不正確的觀念. 能申請美國專利的人, 以自然人(即發明人)為限, 公司只能在發明人取得專利之後, 受讓該專利權. 亦即, 公司只能受讓專利權, 不能受讓"申請權". 申請時所簽的讓渡書, 讓渡的是事後取得的專利權, 不是申請權! 加油囉, 衷心希望所有智慧財產權人, 都能運用法律, 捍衛合理的權利!

2006-04-13 17:08:23 補充：
董事未告知所有股東也未經所有股東的同意,
在我國的公司法制中, 只能算是公司內部的問題, 不能因此而破壞大眾對公司的信賴, 因為大眾相信登記機關所為關於董事資料的登記, 而公司法也規定董事代表公司.

至於公司內部的問題, 算是民法侵權問題, 也已經超過了十年的賠償請求期間, 真的是蠻麻煩的. 所以我才會建議乾脆釜底抽薪, 抗辯專利無效算了, 不過這樣好像比較無法獲利.

2006-04-13 17:08:37 補充：
另外專利權人經過了十年都未主張權利, 到現在才主張, 是否有濫用權利的爭議, 也似乎是一個可以的抗辯方向. 看看你們有沒有證據指出專利權人十年前老早就知道你們在製造產品了, 這樣應該可以據以主張專利權人濫權, 使其不得主張專利權.

2006-04-13 17:49:14 補充：
至於公司內部的問題, 算是民法侵權問題, 也已經超過了十年的賠償請求期間, 真的是蠻麻煩的.
但我忽然想到民法第197條第2項, 損害賠償之義務人(該董事), 因侵權行為受利益, 致被害人(該舊公司)受損害者, 於前項時效完成後, 仍應依關於不當得利之規定, 返還其受之利益於被害人.
但這項規定的適用是有法律爭議的, 最好要再研究清楚囉!!

2006-04-14 10:30:40 補充：
是這樣嗎?
妳上美國專利局網站上查查看, 有哪一個applicant是法人. 這是美國與台灣申請制度很大的不同.
申請時簽的讓渡書, 讓渡的是"可預見"的專利權(因是否取得專利尚待審查)
台灣的制式讓渡書讓渡的則是申請權.
若我有錯, 請指教囉

2006-04-14 10:38:13 補充：
至於撤銷的成本, 的確很高. 但本案對方已經在美國提出專利侵權的告訴,則專利侵權的審查流程中, 很重要的部份就是先確認專利的有效性以及範圍. 因此在程序中, 被告可以提出法定的抗辯理由, 例如權利濫用, 專利無效等, 原則上不需要什麼費用(ㄛ...委託律師撰寫理由...也是費用啦...).

當然此時專利無效即使成立, 他的無效也只是一種相對於被告的無效. 專利權人並非不可對其他人主張專利侵權. 如果想要使它絕對無效, 被告必須主動提起專利無效之訴訟囉.

2006-04-14 17:16:02 補充：
嗯...是我錯了...
以下是美國專利局提供的讓渡書格式, 其可讓渡有關發明的一切權利及利益:
http://www.uspto.gov/web/forms/sb0015.pdf
唯一不能讓渡的, 應該是applicant之姓名表示權吧

2006-04-14 17:18:02 補充：
至於開板者似乎沒有說其伯父不是發明人. 還是有什麼蛛絲馬跡這樣顯示? 如果不是真正發明人且有證據的話, 應該就好辦了吧

Answer 2

給你幾個建議：

1.美國專利最長的有效期限為20年，但需要每3.5年繳納一次年費，一旦未如期繳納，該專利權就會消失。
2.這個問題中較為不利之處，乃是專利權是登記在「個人」名下，當然就可以由「個人」進行主張、讓渡...等程序，不過有一個瑕疵點即是該位股東是否為真正發明人，若不是可以試著主張該股東並非真正發明人，而促使專利無效，但成功機會應該不大。
3.檢視一下目前生產的產品是否與專利權界定之內容相符，若相符，建議盡快修改技術內容做迴避設計，實務上在美國進行專利訴訟不但律師費用高的嚇人，賠償金額的數目也常常令人咋舌，相較之下更改設計可能還比較划算。

2006-04-14 00:01:15 補充：
回應真正發明人之歸屬：任何一個國家的專利「申請權」均屬於發明人，但可以經由讓渡的方式讓渡給法人，檢視申請美國或者台灣專利之程序，均必須簽署一份讓渡書喔，故，我的意思是假使當初的申請方式是一開始便以發問人之伯父當作發明人提伸，但事實上其並非真正發明人，如此一來是有機會將專利權撤銷的

2006-04-14 00:03:30 補充：
還有一個可以檢視的項目便是年費繳納的情形，必須吻合大實體與小實體之規定，一旦有不符規定的情事發生亦有機會使專利無效，但總而言之我都覺得撤銷對方專利所需要的成本太高

2006-04-14 15:16:13 補充：
沒錯，美國是讓渡可預見之專利權，但正如您說的，申請權一定是個人(發明人)所有，但若不是真正發明人便不應該擁有申請人不是嗎？即便獲准專利也有瑕疵，對吧？

2006-04-14 15:17:26 補充：
更正一下，不是真正發明人便不應該擁有申請「權」。

2006-04-14 15:27:14 補充：
剛剛查了一下，美國申請權亦可讓渡喔，亦即在案件核准之前亦可進行讓渡。